Эквивалентность признаков:
вопрос к судье или к эксперту?
В.М.РЫБАКОВ – патентный поверенный (агентство патентных поверенных «АРС-патент»,
Санкт-Петербург, rybakov@ars-patent.com)
Автор предлагает вниманию читателей свое видение проблемы, обозначенной в заголовке статьи.
В недавно опубликованной статье уважаемого коллеги В.А.Мещерякова1, которую следует оценить как весьма своевременную и правильную, есть, в частности, такое утверждение: «Анализ отечественной правоприменительной практики в этой области позволяет сделать однозначный и печальный вывод: она профессионально непредсказуема и практически полностью зависит от эксперта, назначенного судом. Названная причина и определяет известную в отечественной правоприменительной практике в этой части борьбу за своего эксперта. То есть, как правило, спор о нарушении патента выигрывает та сторона, чей эксперт будет назначен судом».
1 Мещеряков В.А. Доктрина эквивалентов: в поисках методологии. Часть I//Патентный поверенный. 2019. № 3. С. 27.
Как это ни печально, но истинность данного утверждения не вызывает сомнений. Эту ситуацию необходимо исправлять, добиваясь объективности и законности принимаемых судами решений. И одним из важных вопросов в этой связи представляется следующий: а верно ли, допустимо ли, что перед судебным экспертом ставится вопрос об эквивалентности признаков?
Например, уважаемый коллега Д.А.Боровский в своей статье2 доказывает, что перед судебным экспертом вопрос может быть поставлен в развернутой форме: «Содержит ли продукт Y каждый признак изобретения Х, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?» или в краткой форме: «Использована ли полезная модель Х в продукте Y в смысле п. 3 ст. 1358 ГК РФ?» .
2 Боровский Д.А. Экспертиза использования изобретения или полезной модели: как правильно задать вопрос?//Патентный поверенный. 2017. № 6. С. 14.
Логика такого подхода очевидна: ведь детальный анализ и сравнение объектов техники – это техническая задача, она под силу только специалисту, обладающему соответствующими знаниями в данной области техники. Представляется, что установление идентичности признаков – действительно техническая задача, ее решение может и должно быть поручено судебному эксперту, обладающему соответствующими техническими знаниями. Однако нельзя не видеть, что задача определения эквивалентности признаков, несмотря на технический характер, имеет сугубо правовую природу. Ведь суд должен установить, можно ли распространить права патентообладателя на реальный объект техники, не тождественный охарактеризованному в формуле изобретения (с учетом описания изобретения и чертежей).
Задачей государственной судебно-экспертной деятельности согласно ст. 2 федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» является «оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла». Правовой вопрос не может быть поставлен перед экспертом. Правовые вопросы относятся к компетенции суда.
Обратившись к зарубежному опыту, можно найти в Европейской патентной конвенции очень, на наш взгляд, удачную словесную формулировку, относящуюся к доктрине эквивалентов. Протокол от 5 октября 1973 г. об интерпретации ст. 69 Европейской патентной конвенции гласит, что в толковании формулы и применении доктрины эквивалентов «необходимо сочетать справедливую охрану для патентообладателя с разумной степенью правовой определенности для третьих лиц». Представляется очевидным, что вопросы справедливости и разумности не могут быть отнесены к компетенции эксперта, такие вопросы находятся в исключительной компетенции законодателя и суда. В нашей стране сегодня понятие «эквивалентность признаков» законодатель оставил полностью нераскрытым, значит, только суд может устанавливать его границы.
В настоящее время суды в качестве методологического подспорья используют документы советских времен, а именно: Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утвержденную постановлением Госкомизобретений СССР 29 января 1974 г. и Инструкцию о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утвержденную постановлением Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г. Трудности их применения прекрасно показаны в вышеупомянутой статье В.А.Мещерякова. От себя добавим, что обе инструкции ориентируют на выявление и сравнение объективных свойств и качеств запатентованного и реального объекта. Безусловно, это необходимые действия при установлении эквивалентности признаков. Однако существуют и субъективные аспекты, которые должны быть приняты во внимание и которые не относятся к категории аспектов технических, требующих специальных познаний. Речь идет, в частности, об ограничениях, которыми заявитель сам ограничил объем своих притязаний как при подаче заявки, так и в ходе ее экспертизы.
Давайте рассмотрим проблему на простом конкретном примере. Недавно выданный патент РФ № 2682746 на изобретение «Способ производства хлеба» имеет следующую формулу изобретения: «Способ получения хлеба, включающий замес теста из дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, воды питьевой, муки пшеничной высшего сорта, его брожение, разделку, расстойку тестовых заготовок и их выпечку, характеризующийся тем, что в процессе приготовления теста последовательно вносят воду питьевую, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренную пищевую, муку пшеничную высшего сорта, дополнительно вносят наноструктурированный спирулин в количестве 1–1,5% от массы муки пшеничной высшего сорта».
Один из основных существенных признаков этого способа охарактеризован в конкретной форме: мука пшеничная высшего сорта. Никаких других сортов или видов муки не упомянуто ни в формуле, ни в описании к патенту, и все шесть примеров осуществления способа приведены только с такой мукой, и даже прототип изобретения содержит только такую муку. Заявитель был в полном праве именно так формулировать свои притязания. Мука пшеничная высшего сорта, то есть мука самого мелкого помола, позволяет получать хлебные изделия с высокими вкусовыми качествами. Заявитель не является новичком в патентовании, он имеет сотни патентов, в том числе десятки патентов на способы производства хлеба.
В описании изобретения заявитель указал: «Техническая задача в предлагаемом способе производства хлеба заключается в повышении пищевой и биологической ценности хлеба из пшеничной муки высшего сорта, в улучшении потребительских свойств готовых изделий, а также в расширении ассортимента хлеба» . Достигаемый технический результат в описании не указан. Однако мука высшего сорта содержит наибольшее количество крахмала (следовательно, имеет высокий гликемический индекс) и наименьшее количество белков и клетчатки. Известно, что современная диетология негативно относится к таким продуктам питания и настоятельно рекомендует употреблять в пищу хлеб из муки более грубого помола.
Представим, что некий производитель заменил в этом способе муку пшеничную высшего сорта на муку пшеничную другого сорта, например, первого или второго по ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия», и выпекает хлеб, используя при этом все остальные признаки запатентованного способа. Будет ли такой процесс выпечки хлеба признан использованием изобретения?
Очевидно, что один из признаков (сорт используемой муки) реально осуществляемого процесса выпечки хлеба не тождественен одному из существенных признаков запатентованного способа. Следовательно, необходимо выяснить: эквивалентен ли он ему? Не будучи специалистами в области хлебопечения, рискнем предположить, что замена сорта муки в указанном способе не изменит ни сущности способа, ни достигаемого технического результата, и путь достижения останется тем же. Следовательно, это будет эквивалентная замена исходя из методологических подходов согласно упомянутым инструкциям. Но ведь благодаря замене муки хлеб приобретает новые ценные свойства: пригодность для использования в диетическом питании и меньшую себестоимость (благодаря более дешевой муке). Все это существенно расширяет круг потребителей, и получаемый продукт (возможно) становится коммерчески более привлекательным, чем получаемый по запатентованному способу.
И вот теперь зададим вопрос: если заявитель даже не намекнул в заявке на возможность использования другой муки, то разве признание эквивалентности признака и последующее признание использования изобретения не станет фактическим расширением его патентных прав за пределы им самим сформулированных патентных притязаний? Патентные притязания заявителя сформулированы ясно, четко, безо всяких двусмысленностей. Они охватывают способ с использованием только пшеничной муки и только высшего сорта. Если бы это было не так, заявителю ничто не могло бы помешать сообщить об этом в заявке на изобретение. Ведь заявка на выдачу патента на изобретение подается не столько для того, чтобы рассказать миру о своем творчестве, сколько для того, чтобы получить исключительные права на изобретение. Разве, читая патент, мы должны строить догадки о том, что еще хотел сказать, но не сказал о своем изобретении заявитель?
Есть ли смысл с позиции общественного интереса расширять объем правовой охраны за границы притязаний, четко сформулированных самим заявителем? Будет ли это способствовать конкуренции, или развитию научно-технического прогресса, или другим интересам общества?
Полагаем, что в нашем примере ответы на поставленные вопросы могут быть отрицательными. Но это наше сугубо частное мнение, которое может совпадать или расходиться с мнением судьи. Представляется очевидным, что это правовой вопрос, поскольку речь идет о признании права патентообладателя запретить другому лицу действия с реальным, принадлежащим этому лицу материальным объектом. И признание или непризнание права будет влиять на реальные материальные интересы и экономические отношения хозяйствующих субъектов, поскольку судебный спор означает, что интересы уже столкнулись. Следовательно, ответ на этот вопрос является прерогативой судьи, а не эксперта.
Конечно, судебное решение о признании или непризнании факта использования изобретения выносит судья, а не эксперт. Но если перед судьей лежит документ, подготовленный назначенным судом специалистом и содержащий прямые ответы на вопросы об эквивалентности признаков и использовании изобретения, то зачем судье сомневаться, и каково сторонам оспаривать выводы эксперта? А вот если ответы должен найти сам судья, то это в принципе меняет положение спорящих сторон и позволяет надеяться на объективное рассмотрение и вынесение решения, не обусловленного мнением только судебного эксперта.
Представляется, что, исследуя эквивалентность, эксперт может и должен дать суду информацию об известности сравниваемых признаков, о том, чем они отличаются и какое влияние эти отличия имеют на свойства и характеристики (технический результат) запатентованного изобретения и реального объекта, а также о том, насколько очевидным для специалиста является данная замена признака и какие предположительно усилия (интеллектуальные, финансовые и прочие) для этого потребовались. Перед техническим специалистом не следует ставить вопрос, какие ограничения (вольно или невольно) наложил на свои правовые притязания заявитель, это не вопрос техники. Исключением представляется только редкая ситуация прямого указания в заявке на определенные изъятия из объема притязаний.
Суд должен оценить эту информацию и принять решение, можно ли считать признаки эквивалентными, то есть правильно ли, целесообразно ли, справедливо ли расширять объем прав патентообладателя на этот объект при таких отличиях и усилиях, затраченных на их создание, а также при таких притязаниях патентообладателя. Еще раз: это вопрос права, а не техники. Ведь можно сказать, что в известном смысле патент приобретает новую формулу изобретения, поскольку другие, новые признаки привлекаются для характеристики изобретения. Этот вопрос не может быть в компетенции судебного эксперта.
Могут возразить: но ведь эксперт ФИПС определяет объем прав, выдавая патент. Но патент выдается Роспатентом и за подписью его руководителя, то есть хотя бы формально объем прав определяется государственной организацией, а не экспертом. Но главное отличие состоит в том, что на стадии выдачи патента определяются лишь виртуальные права на нематериальный объект, охарактеризованный формулой изобретения. А при наличии спора речь уже идет о материальных объектах и возможном материальном ущербе.
При экспертизе патентоспособности изобретения, а точнее, при определении соответствия условию «изобретательский уровень» эксперт строго следует формальному алгоритму, который (в упрощенном виде) выглядит так: выделяются признаки изобретения, отличные от прототипа, и определяется как известность признаков, так и известность их влияния на технический результат. Все просто: есть известность влияния – нет изобретательского уровня, и наоборот. Речь идет только о техническом результате и причинно-следственной связи этого результата с признаком/признаками. Эксперт не может сослаться на свое правосознание, в соответствии с которым он принял то или иное решение. А судья может и должен опираться на свое правосознание при решении правовых вопросов.
При экспертизе эквивалентности признаков суд должен учитывать не только вышеуказанную причинно-следственную связь, но и ограничения, наложенные в явной или неявной форме самим заявителем на заявленный им объем притязаний, и другие факторы. Из этого, в частности следует, что один и тот же признак материального объекта может быть законным образом признан эквивалентным или не эквивалентным признаку формулы изобретения в зависимости от того, каковы были намерения заявителя, как он сам определил в заявке объем своих притязаний.
В приведенном выше примере заявитель при составлении заявки не продемонстрировал никакого интереса к способам с использованием другой муки. На наш взгляд, это можно и нужно трактовать как непрямое, но явное выражение отсутствия интереса заявителя к получению прав на такие способы. И активность гипотетического предпринимателя, внесшего полезные изменения, на наш взгляд, должна быть поощрена, а не наказана, даже несмотря на то, что изменения носят очевидный для специалиста характер. Вероятно, что этот предприниматель проводил какие-то эксперименты с новым сортом муки в отношении температурно-временных режимов, отличных от тех, что приведены в примерах в описании к патенту. Возможно, он понес затраты на сертификацию продукции и т. п. Однако лишь судья имеет право выносить суждение, как соотносятся права этих лиц с учетом интересов общества в целом. Судебные эксперты и патентоведы могут иметь свое мнение, но решать вопрос об эквивалентности они не должны.
Бывают и случаи прямо выраженного отказа от получения прав на какие-то варианты заявляемого изобретения. Имеется в виду ситуация, когда заявитель в процессе экспертизы заявки на изобретение намеренно сузил объем своих притязаний, например, чтобы отстраниться от уровня техники, в противном случае изобретение могло бы быть признано непатентоспособным. Такая ситуация выглядит намного проще, но даже и в таком случае отечественные суды демонстрируют неодинаковые подходы.
При определении эквивалентности следует учитывать выраженное заявителем ограничение истребуемых прав, причем такое ограничение может быть полностью сознательным, а может быть и результатом небрежности при оформлении заявки на изобретение. Ответственность за качество заявки, а в итоге – качество патента несет сам заявитель. Традиционное для патентоведов стремление истолковать все обстоятельства в пользу изобретателя представляется не вполне правильным и полезным в обществе с экономикой, основанной на конкурентных отношениях. Ведь далеко не всякое изобретение является результатом творческого озарения автора. Многие патенты основаны на мелких и мельчайших усовершенствованиях. Расширение объема прав должно быть пропорционально изобретательской заслуге. Все это следует учесть при определении эквивалентности признаков.
Разумеется, все вышесказанное не отменяет необходимости и полезности создания методических материалов для оценки эквивалентности признаков. Это необходимо и судьям, чтобы обеспечивать справедливую охрану для патентообладателя, и третьим лицам, чтобы иметь разумную степень правовой определенности.
Понятно также, что обычному судье, не имеющему опыта в рассмотрении споров о нарушениях патентов, чрезвычайно сложно разобраться во всех этих вопросах, и он с удовольствием ссылается на мнение судебного эксперта, якобы имеющего достаточную компетенцию для определения эквивалентности признаков. Но, как было показано выше, мнение судебного эксперта в этом вопросе имеет не бóльшую силу и ценность, чем любого другого технического специалиста, поскольку ставить перед ним такой вопрос неправомерно. Представляется, что следует реализовать давнюю идею изменения подсудности споров о нарушении патентов на изобретения и рассматривать их если не в первой, то хотя бы в апелляционной инстанции в Суде
по интеллектуальным правам.
Список литературы
1. Боровский Д.А. Экспертиза использования изобретения или полезной модели: как правильно задать вопрос? //Патентный поверенный. 2017. № 6.
2. Мещеряков В.А. Доктрина эквивалентов: в поисках методологии. Часть I//Патентный поверенный. 2019. № 3.
ó
